Desde Lawy siempre hemos expresado que la marca es uno de los activos intangibles más valiosos para una empresa, pues son esos elementos nominativo o figurativo con los cuales se dan a conocer los productos y servicios; y esto lo ratificó una de las empresas más grandes de alimentos, denominada MCDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD, al oponerse a un registro de una marca que consideraban que atacaba a su familia de marcas (MC, McDONALD’S, BIG MAC, RONALD MCDONALD, CHICKEN McNUGGETS, EGG MCMUFFIN, McNUGGETS, MCDONALD’S, MCCRISPY).
El 6 de Noviembre de 2020, la sociedad GUERRERO CIFUENTES S.A.S, solicito el registro de la marca MCDOONUTS para productos de la clase 30 de Niza los cuales incluyen Polvos para productos de pastelería y repostería; mezclas instantáneas para rosquillas; picarones [rosquillas]; rosquillas; rosquillas [donuts]; masa de pan; masa para pan; masa para panqueque.
Una de las fases del trámite de registro, es el espacio en donde terceros se pueden oponer al registro de esa marca por considerarla que incurre en causal de irregistrabilidad por ser igual o similar a una ya registrada. Fue aquí en esta etapa, en donde MC DONALDS, se opuso y sus principales argumentos fueron:
- Afirmaron tener un portafolio de marcas debidamente registradas cuyo elemento distintivito es la partícula “MC”, misma partícula que usa la marca solicitante, logrando generar confusión en el consumidor respecto al origen empresarial.
- Los productos de la marca solicitada (MCDOONUTS) tienen una relación estrecha con los productos identificados por su familia de marcas (alimentos y servicios de alimentación), compartiendo los mismos canales de comercialización y publicidad, los cuales van dirigidos a un mismo consumidor.
- Ratificaron que sus marcas, son consideradas marcas notorias
GUERRERO CIFUENTES S.A.S en su derecho de defensa, contesto la oposición y se enfocó en argumentar que las denominaciones DOONUTS Y DONALDS no tienen ninguna relación ortográfica ni existe similitud fonética, sin embargo, no se pronunciaron sobre la partícula “MC” la cual es una de las razones por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar el registro de la marca MCDOONUTS.
Esta entidad decidió que MC DOONUTS resulta similarmente confundible con la familia de marcas opositoras y afirman que, al apreciar las marcas en conjunto, se observa que el signo solicitado reproduce parte relevante de la familia de las marcas opositoras, esto es el vocablo “MC” sin que los elementos adicionales sean suficientes para distinguirlos entre sí. Y esta exacta reproducción del vocablo MC ubicada de forma idéntica como primer vocablo podría devenir en una errónea asociación del consumidor entre los signos a un origen empresarial único.[1]
Como argumento adicional, las familias de marcas de la empresa MCDONALDS INTERNACIONAL PROPERTY COMPANY LTDA, fueron debidamente consideradas como marcas notorias, lo cual significa que son marcas que adquieren más protección y el estudio de registrabilidad de marcas opositoras debe ser realizado con mayor cuidado y detenimiento, debido a la relevancia de dichas marcas en el mercado.
En el estudio de viabilidad de registro de una marca, por regla principal lo que prepondera al momento de hacer una comparación entre marcas es la parte nominativa de cada una. Ahora bien, cuando se hace esta comparación la Superintendencia de Industria y Comercio estudia de manera detallada los elementos principales de esta parte denominativa y es por esta razón que determina que la partícula “MC” prepondera como factor de reoconomiento en el consumidor y por ende, la marca que solicitaron (MCDOONUTS) al poseer esta denominación (MC), está reproduciendo de manera exacta ese factor de reconocimiento, logrando generar una idea errónea al consumidor de que dicha marca puede pertenecer a la familia de marcas de MCDONALDS.
A manera de reflexión, dicho caso hace ver la necesidad de realizar de manera adecuada un estudio de antecedentes con el fin de avizorar si existen riesgos al momento de registrar una marca y más cuando se determina que se puede estar entrando en posibles oposiciones con marcas notorias, las cuales por lo general tienen mayor protección y el estudio de registrabilidad es más riguroso.
[1] Resolución N° 40970, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, pg 15